商标指示性使用的认定
Determination of Trademark’s Indicative Use
摘要: 商标指示性使用在我国的立法中尚未有明确的规定,但是在司法实践中已有大量法院依此作出了判决。指示性使用与叙述性使用一样,都是他人对注册商标的一种正当性使用,此类使用不会造成权利人权利的不合理限缩,能够带来交易的便捷。各法院在认定相似的案件时,出现了不同认定结果,问题集中在构成要件的确定、各要件举证责任的分配等。同时,学界指示性使用认定问题的讨论也一直未能有统一的结论,其分歧在于认定指示性使用是否需要参考使用人的主观状态,以及“不存在混淆可能性”是否为必要构成要件。所以,本文针对实践中出现的问题,以及现有的研究中出现的分歧进行研究,明确了混淆可能性不应作为前置要件,因此适宜的认定思路为:第一,针对来源性使用,先进行正品认定,再就使用环境确定必要限度,最后以使用手段是否合理决定是否认定构成指示性使用;第二,针对目的性使用,可以免去正品认定步骤。
Abstract: The legislative framework in China has yet to explicitly define the concept of trademark “indicative use”, but judicial practice has seen numerous court decisions based on this notion. Indicative use, like descriptive use, is considered a legitimate use of a registered trademark by another party, one that does not unreasonably limit the rights of the trademark holder and facilitates trade convenience. In cases involving similar circumstances, courts have reached different conclusions, with key issues centering on determining the constituent elements, distributing the burden of proof, and so on. Meanwhile, academic discussions on the recognition of indicative use have not led to a unified conclusion. The primary point of contention is whether the subjective state of the user should be considered in identifying indicative use and whether “the absence of confusion likelihood” should be a necessary element in determining its existence. Therefore, this article examines the issues arising in practice and the differing views in existing research, clarifying that the likelihood of confusion should not be a prerequisite. The appropriate approach to identifying indicative use should be: First, for source-related use, determine the genuine nature of the product, then establish the necessary limits based on the context of use, and finally, decide whether it constitutes indicative use based on whether the means of use are reasonable; second, for purpose-related use, the step of determining genuine nature can be omitted.
文章引用:曾思雨. 商标指示性使用的认定[J]. 争议解决, 2024, 10(12): 186-196. https://doi.org/10.12677/ds.2024.1012494

1. 商标指示性使用制度概述

商标指示性使用在我国的立法中尚未有明确规定,但是与之相类似的描述性使用已有较为完善的认定体系,且司法实践中已有大量法院以此作为认定是否构成商标侵权或者能否免除侵权责任使用的依据。现实中并非所有法院都会自然地选择适用指示性使用事由,且各法院的认定内容有所差异,尤其是在“来源”认定上争议较大,所以需要明确指示性使用的概念以及设立这一制度的必要性。

1.1. 商标指示性使用的概念

山东省和江苏省两份关于商标指示性使用的阐释,鲜明地展现了实务对指示性使用概念的一大分歧。山东省的一份判决书写道:商标的指示性合理使用是指经营者在商业活动中善意、合理地使用他人注册商标,以客观说明自己商品的来源、用途及其他商品本身固有的特性。1江苏省的类案判决书写道:指示性使用是指使用者在经营活动中善意合理地使用他人的商标,客观地说明自己商品的用途、服务范围以及其他特性,与他人的商品或服务有关2

从两份判决中提炼出实务认定的指示性使用的共性为:在经营活动中善意、合理地使用他人的注册商标,以客观地说明商品的一定特性。不同之处为前一法院认为说明的范围可以包括商品来源,如在电器城售卖美的空调的行为可被认定指示性使用,后一法院认为不可包含,也即不可认定。

1.2. 设立指示性使用的必要性

指示性使用的认定立法未动而实务先行,说明采用这一事由可能更能实现个案的公平正义。从商标权本身的特性以及环境变迁的情况来看,可以得到三个适宜我国设立指示性使用的原因。

第一,商标权是专用权,而非垄断权,商标权人将权利扩张至指示性使用领域已经属于可能带来符号垄断的权利滥用。商标符号尤其是文字符号,本身就属于所有公众,隶属于表达权的一部分。同时,其他经营者在遵守公平竞争的市场秩序的前提下,也有权自主地决定经营的方式与手段。允许商标权人扩张权利本身就是对其他主体权利的一种限缩。所以商标权人仅有权排除他人使用标识背后的商业价值,也即采用必要手段切断商标与权利人辛勤塑造的商誉之间的联系,而非将权利扩张至对商标符号的绝对占有。

第二,设置保护例外不会对权利人的合法利益造成不合理的损害。指示性使用的认定必须限缩在一定的范围内,且这个范围以不会使第三人产生误认为前提。譬如专营苹果配件的绿联品牌在其旗舰店的商品界面标注“本产品适用于iPhone”,并不会让消费者误以为绿联的商品是由苹果公司生产销售的。反之,一旦这样的使用会使得消费者产生混淆,如误认为权利人与被控侵权人之间存在特许经营或者合作关系,从而减损权利人的商誉,则法院也不会认定指示性使用。一言蔽之,指示性使用天然不带有侵犯合法利益的属性。

第三,电商发达、大数据通行的当代,若不设置例外,则消费者难以接触到商家提供的服务,将物权选择权利人之外的其他商户。消费者在淘宝、京东等电商平台检索自己所需要的商品时,经常会直接检索目标品牌名,或者在检索商品类别后依据结果中的图片、关键词进行商品的选择。如果不允许其他经营者在商品描述界面使用权利人的商标,则消费者只能够在旗舰店购买商品,无法检索到其他自营店出售的商品。当电商平台上并未引入旗舰店时,消费者只能前往线下购买商品。这对于权利人销售市场的扩大,或者对消费者选择权的维护,都是非常不合理的阻碍。

2. 司法实践中的商标指示性使用

现行立法中尚未有对商标指示性使用的统一规定,但是部分地区自主地下达了一些审理指南,表明了对此的肯定态度。如北京高院于2006年出台的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》指出了指示性使用的概念以及隶属于正当使用的体系性地位;江苏省高院于2020年发布了最新的《侵害商标权民事纠纷案件的审理指南》,其中明确指出体系性使用可作为被告提出的抗辩事由,并作了具体的定义阐释[1]。商标指示性使用来源于司法实践,所以应当从司法实践中寻找问题所在。

2.1. 关于商标指示性使用问题的实证研究

在司法实践中,各法院在引用商标指示性使用进行裁判时思路各异,所以本文节选了2022年以后发布在“中国裁判文书网”网上的所有案例,并且对这些案例进行关联性检索以及去重归纳。检索的思路为先选择民事案件,再选择商标权属纠纷,在搜索结果中筛选全文包含“指示性”的判决书,再选择按时间排序,最后节选2022年上传的案例。若判决书所涉程序为二审,则寻找一审判决书进行比较研究;若多个案例为内容一致的关联案件,则取其中判决理由最清晰的进行分析。

部分保留的内容及分析的框架如下图1所示。

最终进入研究的案例共有41个,一审二审去重计算则共有32个,涵盖了12个省份。其中法院最终认定了指示性使用的案例占比为38%,其余有59%的案件未能成功认定,有3%的案件在根据个案中的具体行为同时做出了认定与否认。在所有案件中,最终认定或者否认构成指示性使用的依据主要有以下五种:1、会不会造成混淆;2、有没有超过必要限度;3、是不是商标性使用;4、售卖的是不是正品;5、其他特殊要素(如特定电商平台的筛选机制特殊性、授权或加盟合同的签订与否)。第一项与第二项在所有判决书中都出现过,其他几项出现频率依次降低。

Figure 1. Table analysis

1. 表格分析

2.2. 个案认定中出现的问题

在研究过程中,发现了几个较为典型的案例,这些案例呈现出来的问题也正是现在的商标指示性使用认定中遇到的难题。

第一,在不同类别上使用同一商标,能否直接认定为指示性使用。“三禾”诉“三禾百味”案中,原告餐厅将其持有的“三禾”服务商标授权给了案外第三人使用,案外第三人在自己生产的预加工餐点上使用了该商标,而后被告在自己的餐厅中出售案外第三人的商品,并且在店内挂画上使用了“三禾百味”图示以及自己持有的“SAMFOOD”商标。该案经历了一审与二审两次审理。一审中并未涉及指示性使用的认定,直接以被告在同一类别商品上使用不同商标判定了被告承担侵权责任3。在二审中,法院认为被告使用“三禾”是为了指明其所售商品的来源,此时商标性质为商品商标,而原告所持为服务商标,不构成混淆,也即构成商标指示性使用。4

该案判定的逻辑为在不同类别商品上使用商标,即可因为不构成混淆而认定指示性使用。这样的认定逻辑需要面临两个挑战:1、在不同类别上使用是否必然不会带来混淆?2、不构成混淆的是否必然属于商标的指示性使用?无独有偶,在“浪琴”诉“浪琴名表维修中心”一案中,原告所持商标为商品商标与服务商标,被告使用的为服务商标。在被告提出指示性使用抗辩后,法院最终仍是判定了被告侵权,这说明现有司法实践在此并未达成一致,这一问题仍待解决。

第二,正品认定是否为指示性使用认定的前置环节,若是,举证责任应当由谁来承担。在电商“曲诺”一案中,被告在某电商平台售卖原告生产的商品时,用原告的注册商标“曲诺”作为商品介绍界面的关键词,消费者在检索“曲诺”时也会出现被告所营商品链接。法院认为被告的行为属于指示性使用,理由之一是原告未能完成被告所售商品并非正品的举证。5前文提及,并非所有的案件都需要以被告所售商品是否为正品来作为能否认定指示性使用的依据,那么这一环节是否必要?该法院要求原告来完成非正品举证违背了“证有不证无”的一般举证逻辑,原告的举证为侵权举证,但其举证失败的结果是被告的抗辩成立,其合理性值得商榷。

第三,“不会造成混淆”是否为认定指示性使用的必要条件,若是,适宜的认定环节与举证责任应如何分配。“稻花香”与“五常大米”商标争议案中,原告认为被告在所售商品的外包装上标注“稻花香2号”侵犯了原告的商标权。被告抗辩其突出使用了自己的“五常大米”商标,且“稻花香2号”是经政府核定的大米品种。法院对被告的抗辩予以认可,但其裁判逻辑为先认定被告的行为不会造成混淆,而后考量被告的行为属于正当使用,再结合二者认定不构成商标侵权。该法院的裁判思路较其他法院特殊,大多数法院都将不会构成混淆作为认定指示性使用的构成要件,但该法院作了分别认定。不同法院的做法会带来两种不同的结果:将混淆与指示性分别认定则后者为抗辩事由,两者可共存;将混淆列为指示性的构成要件,则二者不可共存。何者更加合理仍须一个确切结论。

3. 商标指示性使用的学术研究现状及分歧分析

3.1. 学术观点汇总

学界对于商标指示性使用认定问题的研究已有较长时间,普遍认为指示性使用有其存在的必要性,只是在指示性使用覆盖的范围以及具体的构成要件认定上有所分歧。

3.1.1. 主客观一致说

周园认为构成指示性使用的要件包含主观与客观两个方面,具体为:(1) 不具有主观恶意。主要表现在行为人在使用他人商标时没有搭载他人商誉的故意,且使用的手段不属于不正当竞争也不会带来混淆。(2) 使用具有必要性。如果不使用他人商标就无法表明自己销售的产品是正品。(3) 使用的限度具有合理性。从结果来判断行为人的商标使用行为是否能使消费者正确认识商品的真实来源,不至于产生误认[2]

薛斯佳与周园的观点基本保持一致,但在合理性要件上更加严格,要求使用行为反映的信息达到真实、准确[3]

3.1.2. 二要件说

冯晓青认为只需满足两个要件即可认定构成商标指示性使用:第一,使用他人商标具有必要性,如果不采用这种使用方式就无法向其他公众传递真实信息。第二,使用行为符合合理限度,即行为人的使用符合诚实信用原则,方式与次数都在合理限度之内[4]。如尽量使用文字商标、不得突出使用、不得大量使用等。

赵建良关于指示性使用的判断与冯晓青基本一致,只是在表述上有所差异,二者都未将主观构成要件设立为必要要件之一,且都认为指示性使用与混淆可能性不可共存[5]。但冯晓青认为的不存在混淆可能性是指示性使用的必然结果,而赵建良认为应将不存在混淆可能性前置,设立为认定指示性使用的构成要件。

3.2. 同点与分歧分析

各学者的观点存在一定的相似之处:第一,都要求行为人使用他人商标的行为具备必要性,非必要不得为之;第二,行为人的行为不会带来相关公众的误认。后一点在具体的内涵上可能存在细节的差异,但大体框架一致。学界在这些构成要件上基本达成了一致,本文对这些要件持肯定态度,此处不再赘述。

现有的观点主要存在以下几个分歧:第一,主观要件是否必要;第二,指示来源的使用是否超出了合理限度。第三,构成要件是否需要进行混淆可能性判断,混淆的内涵是什么。针对各观点的分歧,进一步评析各观点确立的支撑理由。

主观要件仍高度依赖客观行为的推定,没有存在的独立价值。坚持主观必要性的学者认为商标法本质上仍是民法的一部分,民法上的善意原则的效力应当延伸至商标法中,且商标法体现的竞争关系要求行为人的行为具备正当性与合法性。这样的说法有其合理性,但是持该观点的学者给出的具体阐释中,无论是搭载商标的故意,还是不正当竞争的故意都需要通过使用商标客观行为的外在表现来推定,超出必要限度即可认定为恶意。既如此,主客观标准存在循环论证之嫌,额外设立主观标准就缺乏必要性了。

由于其他观点与实务中出现的问题存在一定的吻合性或矛盾性,所以此类问题将在后文一同进行详细的论述。例如,持“二要件说”的学者认为指示来源的使用超出了合理限度,但司法实践中却对此类使用予以了认可;混淆可能性判断在司法实践中无一例外地全都进行了判定等等。

4. 商标指示性使用具体问题的分析

结合前文对实践中出现的问题以及学术研究中出现的分析,可以对商标指示性使用的认定出现的问题进行归纳,再对这些问题进行深入的分析。

4.1. 正品认定

并非所有的与指示性使用相关的案件都需要涉及正品认定,正品认定更多存在于被告是以售卖含有涉案商标的商品与宣传所售商品的案件中。此类案件具备两个基本的特征:1、被告销售的商品是原告正在生产、制造或者销售的,即与原告存在一定的关联性。若是将权利人的商标直接用在自己的产品上,直接认定侵权即可,不涉及指示性使用。2、被告针对销售的商品进行了一定程度的宣传,宣传过程中可能涉及了原告的注册商标。如传统零售模式的广告牌、门头店招,新型电商销售模式的产品图片、关键词、产品介绍等等。若没有进行任何宣传,则直接以“权利用尽”进行判定即可,也不涉及商标的指示性使用。

在对具有上述特征的行为进行评价时,需要厘清商标权权利用尽与指示性使用的关系。商标权用尽是指当贴附商标的商品经合法渠道投入了市场,商标权人就无权再继续控制商品的再销售等行为[6]。商标权用尽是权利人不再享有权利的情形,而指示性使用是正当使用的一个分支,与指示性使用同时存在的还包含描述性使用、平行使用等,是对权利人享有权利的限制,二者出发的角度完全不同。

此类案件中,主要涉及销售与宣传两个环节,销售环节应由权利用尽进行规制。根据前文所提权利用尽的定义,如果行为人销售的商品是正品,有合法的来源,则其销售行为完全落入了权利用尽的规制范畴中,商标权人无权阻止这样的销售行为。若行为人销售的产品并非正品,则其属于常见的商标侵权行为,不涉及指示性使用的判断。

宣传环节应在前置销售环节权利用尽的基础上进行是否构成指示性使用的评价,针对正品的宣传应当被视为指示性使用,反之则为侵权。

针对正品的宣传不会带来对权利人的损害,对之规制反而会带来不公平的市场竞争以及消费者选择权的不合理限缩,所以应当认定为正当的指示性使用。行为人在进行宣传时,能够带来权利人商品的流通,对于权利人而言并无害处。对商品进行宣传是经营者提升竞争力的最常见路径,若不允许行为人进行这种宣传,则消费者可能难以知晓其销售的产品如何,是对行为人合法竞争行为的不公平限制。

针对非正品的宣传无正当基础,且会带来权利人商誉的减损,不应认定为指示性使用。此处需要引入心理学的锚定效应与损失厌恶理论。锚定效应是指在判断过程中,人们以最初的信息为参照点来调整对事件的估计,致使最后的估计值趋向于开始的锚定值,并由此导致错误的决策[7]。损失厌恶理论是指人们在面对同等的收益与损失时,损失带来的负面情绪是收益带来正向情绪的2.5倍。在本文讨论的案情中,这些效应体现为,如果消费者购买的商品是非正品,在他们无法确认真假时,会倾向于认为自己购买的是正品,将非正品的固有缺陷视作是正品的效用不高。这样的心理很有可能导致消费者以后放弃对同品牌其他商品的尝试,会带来对权利人商誉的直接冲击。所以此类宣传不应当被视作正当使用。

一旦认定为正品,对于可能涉及侵权的行为人而言十分有利,所以应当由行为人进行正品举证,包括但不限于合法的市场来源、品质鉴定等等。但是正品认定只是指示性使用认定的第一个环节,还需要结合其他构成要件来共同考察是否构成指示性使用。

4.2. 混淆性认定

美国是较早使用指示性使用事由的国家,但在其国内也产生了两种对混淆性认定截然不同的态度。第一种认为存在混淆可能性是构成侵权的关键要素,应当由原告举证被告的行为可能造成混淆,而后由被告进行针对不存在混淆可能性的反驳,被告的反驳成立则侵权不成立;第二种认为不存在混淆可能性是构成指示性使用抗辩的关键要素,抗辩成立对被告有利,所以应当由被告来进行举证。

同样,我国学界也对是否需要进行混淆性认定存在两种态度。第一种观点认为在判定是否构成指示性使用时就要进行混淆可能性认定,由被告举证不存在可能;第二种观点认为指示性使用作为一种正当使用本身就不会带来混淆可能性,无须进行这样的判断。本质上,前者认为指示性使用与混淆可能性不可共存,后者认为可以共存(即便存在混淆的可能也要进入正当使用的判断,正当使用认定成功就不再存在混淆可能)。

本文对后一观点持肯定态度。正当使用本身是对权利人专用权的一种限缩,是对于被告有利的一种抗辩。抗辩的产生需要以前置请求权存在为基础,而此类案件中的请求权即为侵权损害请求权。原告必须举证其存在请求权基础,且被告确实实施了侵害其商标权的行为才会进入到被告是否具有抗辩权的认定当中。只有混淆性近似才可以构成商标侵权行为,这是各国商标法的普遍要求,也为相关国际条约所接受[8],混淆可能性作为商标侵权认定的关键要素,应当由原告进行相应的举证,举证失败直接不构成商标侵权。若此时再要求被告在进行指示性使用的抗辩中进行举证,则显得多此一举了。所以,应当由原告进行混淆可能性举证,被告的正当性抗辩无须涵盖这一要件。

4.3. 异类认定

现实中常见的可能同时涉及服务商标与商品商标的指示性使用认定问题的案件主要包括两种具体的情形:1、提供服务,例如汽车修理店使用宝马、红旗、玛莎拉蒂等汽车商标,行为人是在服务过程中使用他人的商品商标。2、变相售卖。例如烘焙DIY体验店在为顾客提供蛋糕制作的材料以及场所时,在宣传标语中表明自己提供的是安佳奶油,在行为人提供此类服务的过程中,标注的售价本身包含原材料一定程度的溢价,所以属于变相地售卖权利人的商品。

前文提及,在司法实践中,法院对异类商标的认定产生了不同的观点。值得注意的是,“浪琴”案中,原告在手表维修服务一类上也进行了商标注册,所以法官最终是以在相同类别的产品上使用相同商标来认定被告的行为侵权的,并未涉及对指示性使用的认定。如果原告尚未注册,是否会产生不同的认定的结果,结论不得而知。

针对此类问题首先需要判断原告是否持有商品商标和与之配套的服务商标,如果持有,则直接进行一般的侵权判断与指示性判断即可,并不存在特殊性。其次,如果一方的商标为服务商标,而另一方为商品商标,则消费者对此进行区分较为容易,譬如普通的汽车维修店与4S店差异极大,消费者能够较为容易地进行区分,所以在结合其他构成要件对指示性使用进行判断时,应当一定程度地降低对被告的举证要求。最后,如果被告的行为属于变相售卖,还应当参考前文进行正品认定,若提供的材料为正品才具备指示性使用抗辩的基础。

4.4. 必要性认定

可能涉及指示性使用的行为包含对from (商品来源)和for (适用于商品)的指示,行为人的使用是否具备必要性的争议主要集中在指示性使用是否包含对from的指示。

之所以会出现这种争议,是因为学界在指示性使用本质是否属于商标性使用上存在争论。商标法第四十八条规定了商标性使用是指,将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。非商标性使用则需要引入符号学的解释,它认为商标符号包含它的所指和能指部分,商标性使用即这一符号本身的“所指”部分,内涵与前文保持一致。非商标性使用为“能指”部分,与描述性使用类似。指示“from”的使用显然属于商标性使用。上存在争论。商标法第四十八条规定了商标性使用是指,将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源的行为。非商标性使用则需要引入符号学的解释,它认为商标符号包含它的所指和能指部分,商标性使用即这一符号本身的“所指”部分,内涵与前文保持一致。非商标性使用为“能指”部分,与描述性使用类似[4]。指示“from”的使用显然属于商标性使用。

将指示性使用的范畴扩张到“from”的部分有利于厘清侵权与抗辩的关系。我国的主流观点认为商标性使用是构成商标侵权的前提[9],且最高人民法院对此观点予以了肯定态度[8]6。由此,是否能够包含“from”的评价思路其实与前文是否有必要进行“混淆性认定”一致。若被告能够举证其行为不属于商标性使用,则可直接认定不构成侵权,无须进行正当使用抗辩。其次,本次进行分析的案例大多属于指示“from”的使用,在被告的行为尚未超出必要限度时,法院通常选择直接认定构成指示性使用,原因在于这样的使用不会对原告的合法权利造成不合理的损害。

为了表明商品的来源,有限度地使用权利人的商标,有利于消费者更快速地找到自己的心仪目标。例如,在传统的电器销售中,很多电器城会选择将不同的空调依据品牌分类摆放,便于消费者快速找到想要了解的产品。在分类过程中难免涉及对商标的使用,若此类使用能够带来经营者产品的销售额上涨,则权利人也能因此受益。在电商销售平台中,这样的便捷性尤为突出。消费者在电商平台进行商品选择时,往往会参考销售界面的图片与描述,或者直接进行品类、品牌的检索。若不允许权利人进行“from”的指示,则消费者只能在检索过程中看到商标权人设立的旗舰店,这会造成商标权人对其产品的变相垄断,不利于市场的公平交易。

由此,不能一概地认为针对“from”的使用都不具备必要性,应该在认可这类使用的基础上,进行是否超出合理范围的评价。

4.5. 合理性认定

是否超出合理范围具体可以解释为,行为人使用他人商标的行为是否超出了合理限度以至于可能带来相关公众的误认。由此,合理性的认定包含两个层次,一方面为使用过程的合理,另一方面为带来结果的合理。

对于带来结果的合理,本文认为可以参考美国法院的做法,即“使用他人商标不应有暗示其与商标权人存在赞助或许可等关联关系的行为”。只要能够阻断权利人与行为人之间的关联性,则相关公众能够对行为人的行为进行更加理智的判断,不会对权利人进行不必要的诘难,从而造成权利人商誉的减损。例如,更多的消费者倾向于在食品零售店购买了味道不佳的产品以后,回到零售店进行维权,认为其保管不当,而非直接寻找供货的厂家,这说明消费者能够对零售店的行为进行独立判断。此类关联关系主要包含:授权、特卖、专营、分支等关系。

对于使用过程的合理,需要以预估的结果合理性为参考,再结合使用的手段进行综合评价。在本文的实证研究中,当行为人将涉案商标用于门头店招时,法院无一例外都认定了其行为超出了合理限度,不属于指示性使用;而当行为人突出使用自己的商标,将行为人的商标进行有限使用时,法院倾向于认定构成指示性使用。例如,前文提及的“稻花香”案中,法院认为“五常大米”突出使用了自己的商标,所以不会使得消费者产生误认,足以认定指示性使用。在“Ohsunny”案中,行为人在产品宣传图用图标、产品链接标注“Ohsunny”,此外再无其他使用。法院同样认为行为人的使用行为没有超出合理的限度,应当认定为指示性使用。再如淘宝平台上有许多电商都标注了“XX代购”、“XX美妆集合店”作为辅助性说明,表明自己并非旗舰店。由此可见,在认定手段是否会超出必要限度时,可以通过考察行为人是否突出使用了他人商标、是否使用了说明性文字划清自己与权利人之间的关联关系等等。

4.6. 小结

商标的指示性使用认定应当包含的构成要件有:第一,正品认定;第二,必要性的认定;第三,使用范围的合理性认定。其中,必要性认定包含指示“for”和“from”两个部分,使用范围包含使用手段与使用结果的双重合理性。

5. 商标指示性使用的完善建议

商标指示性使用的认定在实践中已有自己的一套逻辑,只是在特定的问题上不够清晰,所以只需在现有基础上进一步明确认定的流程以及细化对特定问题的处理即可,而这些目的通过最高院颁布指导性案例即可实现,无需另行立法。以涉及环节最广的销售他人商品时,销售与宣传行为涉及的指示性认定适用问题为例,可以采取以下步骤进行认定:第一,确定行为性质,是否涉及销售他人商品的使用;第二,针对涉及销售商品的使用进行正品判断,若为正品,则销售行为中涉及的商标使用行为属商标权用尽的使用,商标权人无权对此类行为进行干涉;若非正品,则为侵权,无须进入下一步骤;第三,针对销售环节附带的宣传环节,应考察发生的环境,如在电商环境中使用则应认定为符合必要性判断,若在传统的线下零售模式中使用,则应当考察当地通常的交易习惯、用户购买习惯等等;第四,对行为进行合理性审查,如采用的手段、宣传的次数、是否有解释说明行为、是否存在对他人商标的突出使用等。

具体的认定流程可参考图2

Figure 2. Flowchart of the determination process for indicative use

2. 指示性使用认定流程图

6. 结论

商标指示性使用作为一种合法使用注册商标的行为,在司法实践中虽未有统一规定,但已获得一定程度的认可,应当作为商标侵权抗辩的事由之一。混淆可能性作为构成商标侵权的关键要件,应当由原告举证,若原告举证失败则直接不认定构成侵权,所以无需再以此为指示性使用的构成要件。认定商标使用的行为是否构成指示性使用应当从正品认定、异类认定、必要性认定和合理性认定等要素展开,在区分“for”型使用和“from”型使用的基础上,参考本文架构实施认定,以期实现商标权保护与市场公平竞争之间的平衡。落实商标指示性使用,可以通过颁布指导性案例等方式,在现有法律框架内进一步明确和细化指示性使用的认定标准,促进商标法律制度的完善和发展。

NOTES

1山东省高级人民法院(2022)鲁民终207号判决书。

2徐州市铜山区人民法院(2022)苏0312民初5440号判决书。

3广州知识产权法院(2022)粤73民终1196号民事判决书。

4广州知识产权法院(2022)粤73民终1205号民事判决书。

5曲阜市人民法院(2022)鲁0881民初1746号民事判决书。

6最高人民法院(2014)民提字第38号民事判决书。

参考文献

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