浅析我国商标使用情况说明制度的构建
Research on China’s Construction of Trademark Usage Report System
摘要: 2023年1月发布的《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》第六十一条进一步强化了商标使用义务,要求商标权人自注册起每五年提交商标使用证据,并进行抽查。该制度脱胎于美国商标实践,美国在制度完善过程中业界的评价以及后续制度运行过程中出现的问题,均为我国构建商标使用情况说明制度提供了启发。我国在构建商标使用情况说明制度时,在形式上可以参考美国的有益实践,也需要在我国商标法框架内做好和现有制度的衔接工作。
Abstract: Article 61 of the “Revised Draft of the Trademark Law of the People’s Republic of China (Draft for Comments)” issued in January 2023 further strengthens the obligation of use of trademarks, requiring trademark owners to submit evidence of use every five years from registration and conduct audit of such evidence. The system was born out of the trademark practice in the United States, whose improvement made and the problems found in the subsequent system operation provided inspiration for the construction of the trademark usage report system in China. We may refer to the practice of the United States and take its form when constructing the system of trademark usage report, but it is necessary to consider our existing system within the framework of trademark law.
文章引用:叶楚峤. 浅析我国商标使用情况说明制度的构建[J]. 争议解决, 2024, 10(1): 67-75. https://doi.org/10.12677/DS.2024.101010

1. 商标使用情况说明制度概述

1.1. 商标使用情况说明制度的定义

作为典型的商标注册取得制国家,我国商标囤积、闲置的问题由来已久,商标“注而不用”现象较为常见。截至2023年8月统计,我国有效注册商标达到4478.1万件 [1] ,连续多年居世界首位。但成为“商标大国”的同时,商标注册难及注册商标闲置的问题也越来越突出。

近年来,商标权人的商标使用义务呈不断强化趋势。2019年《商标法》的修改一定程度上对商标抢注和囤积行为起到抑制作用,但由于修改内容有限,并不能有效解决问题。2023年1月13日,国家知识产权局就《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》(下称“《征求意见稿》”)向社会各界公开征求意见。《征求意见稿》中明确提出“强化商标使用义务,引导商标注册回归制度本源”,并提出从“完善使用概念”、“增加意图使用承诺要求”、“建立商标使用情况说明制度”以及“完善撤销制度”四个方面强化商标使用义务 [2] ,自此,商标使用情况说明制度出现在大众视野。

相比于“意图使用承诺要求”,商标使用情况说明在过去的研究中较少被谈及。商标使用情况说明制度的目标在于通过强化权利人的使用说明义务,促使权利人积极使用商标,解决“商标制度设计‘重注册、轻使用’,注册后对于使用义务关注不够”的问题。根据《征求意见稿》第六十一条的规定,1该制度由“权利人说明商标使用情况”和“行政部门随机抽查商标使用证据”两部分组成。简言之,权利人应在注册之日起每五年向国务院知识产权行政部门说明使用情况,无正当理由不能说明的,商标将面临被注销的风险。同时,知识产权行政管理部门也能对说明的真实性进行随机抽查和核查,说明情况不真实的商标将面临被撤销的风险。

1.2. 学界评价:必要性与风险性并存

学界对该制度的评价主要针对两个问题作出,即制度的必要性与可行性。

1《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》第六十一条:“商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内,向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。商标注册人可以对上述期限内的多件商标的使用情况集中作出说明。

期满未说明的,由国务院知识产权行政部门通知商标注册人,商标注册人自收到通知之日起六个月内仍未说明的,视为放弃该注册商标,由国务院知识产权行政部门注销该注册商标。

支持商标使用情况说明制度建立的观点认为,该制度能够起到清理闲置商标、缓解商标囤积的作用。国家知识产权局条法司一级巡视员吕志华2月22日在月度例行新闻发布会表示,建立该制度的目的在于“清理闲置商标,释放一大批好商标资源,解决市场主体注册难题,使真正有使用需求的市场主体能够依法取得优质商标注册。” [3] 近几年也有小部分学者在探讨闲置商标问题时提出建立或参考该制度 [4] ,但是探讨仅限于此,对于制度的具体构建并未深入讨论。

有学者认为,在已经具有连续三年不使用撤销制度的情况下,商标使用情况说明制度的必要性值得质疑 [5] 。但在我国《商标法》框架下,与权利人使用商标义务相关的规定仅有连续三年不使用撤销制度(下称“撤三”),然而我国的撤三制度存在许多不完善的地方,并没有起到敦促权利人将商标投入使用的作用:一方面,囤积商标的权利人完全可以在三年内将囤积的商标转让给他人,但目前的撤三对这种行为并未限制 [6] ;撤三程序的启动依赖他人提起,并不能有效清理闲置商标;受理撤三申请并不需要过多的证据(仅仅是网页的不使用检索就可以启动),且法律对于同一主体针对某一商标提起撤三的次数缺乏限制,导致撤三制度异化部分人实施不正当竞争行为、抢夺商标的工具2等等。基于撤三制度的缺陷,完善我国维持商标注册的使用要求已然成为发挥我国商标制度的必需,完善的路径既有参照美国相关制度,也有参照欧盟、德国相关制度的提议 [7] 。

我国商标囤积现象较为严重,建立商标使用情况说明制度存在其必要性。即使《商标法》第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请应予以驳回”的规定上拦截了笑部分具有明显恶意的抢注、囤积行为,但这种拦截更多是形式上的“初步筛查”,并不触及商标使用的实质。同时,我国维持商标使用阶段的制度单一且不完善,无法从实质上解决商标囤积、商标闲置的问题。为了释放商标资源,强化商标权利人的使用义务、剔除未使用的商标至关重要。商标使用情况说明制度的提出一方面有利于体系化地弥补撤三制度在启动上较为被动的缺陷,另一方面也能通过增加商标权人的负担,或敦促其使用商标、实现商标识别功能,或迫使其放弃权利、使商标资源回归公共领域。

相比必要性问题,制度的负面评价集中在可行性问题上。绝大多数质疑该制度可行性的学者认为商标使用情况说明制度可能使企业和相关审查部门负担过重 [5] 。如果要求企业注册商标每5年提交一次使用情况说明,将严重增加企业负担:企业既要面临注册满3年被他人申请撤销的风险,又要履行注册满5年主动说明使用情况的义务,似乎企业的经营活动要以商标为中心,而非商标赋能或助力企业发展,这不符合企业市场经济活动天然具有不确定性的特点。同时,该制度如果落地,后续审查部门的工作量都将非常繁重 [8] 。从目前《征求意见稿》第六十一条的文本上看,使用情况说明义务似乎适用于所有的注册商标,这会增加那些注册前已经使用的商标在注册后的不合理负担。

学者们对该制度的可行性质疑揭露了制度最核心的争议点:为了达到实现清理闲置商标的效果,该制度的建立是否有“用力过猛”的嫌疑。制度痛点在于如何通过合理的制度构建,既在强化商标使用义务的制度上“下猛药”以达到理想效果,又不至于对商标权人和商标行政部门造成过于不合理的负担。

2. 他山之石:美国实际使用声明与随机抽查制度实践

《征求意见稿》第61条商标使用情况说明制度并非我国所独创,而是近年来美国用于清理主注册簿中“枯木商标”的有益实践。因此,通过考察该制度的域外实践或许对我国具有一定的参考意义。

2.1. 美国商标实际使用声明制度及其完善历程

2.1.1. 《兰哈姆法》第8条

根据《兰哈姆法》第8条规定,商标权利人必须在首次注册后的第五年至第六年、首次注册后九年至第十年以及此后每十年在前一年提交一份使用宣誓书并支付续展费用。如果商标宣誓书必须:(1) 声明商标在商业中使用,并列出注册中所述的商品或服务,在这种情况下,该商标必须附有证明使用的样本或传真,或(2) 列出注册中所述的商品或服务,在这种情况下,该商标未在商业中使用或与之相关,宣誓书必须证明,在特殊情况下不使用该商标是可以原谅的,并且不是出于任何放弃该商标的意图。如果注册人支付了适用的附加费,每个宣誓书的提交都有六个月的宽限期,有缺陷的宣誓书可能会被更正。其他方面,如果不及时提交宣誓书,将导致商标被取消。3《兰哈姆法》并未对提交样本的数量作出严格规定,实践中的最低限度为每类一件样本。4

然而,在缺乏完善的监控系统的情况下,提交宣誓书和样本本身并不能证明商标实际使用,商标权利人实际上没有使用的标记可能会继续受到联邦保护。麦卡锡将受到联邦保护但实际上没有在商业中使用的商标被称为“枯木商标”(“deadwood”),联邦商标注册处的枯木商标导致了注册不准确的情况,这也为潜在商标申请人带来了许多额外的成本,如:调查原始商标的商业使用的成本、解决商标争议诉讼的成本、投入时间和金钱创造其他商标的成本等等 [9] 。

除了增加其他商标注册人的成本外,枯木商标对于美国整个商标体系的影响也是巨大的。部分学者讨论了美国商标拥挤乃至用尽的现象(trademark congestion and exhaustion),认为此前关于商标取之不竭、用之不尽的判断是错误的,相反,由于消费者的认知能力有限,不是所有标志都能被识别为商标,因此商标并非无穷无尽,甚至以文字商标为首的商标类型甚至已经面临商标拥挤甚至用尽的情况 [10] 。这些现象的产生很大程度上敦促美国专利商标局对商标使用情况报告制度进行完善,清理枯木商标、保证联邦注册的准确性被提上日程。

2.1.2. 随机抽查:从试点计划到永久性改革

在2012年之前,美国专利商标局无权要求更多证据作为某商标在特定商品或服务领域未使用的证明。2012年5月,为了帮助评估和确保商标注册的准确性,美国专利商标局进行了一项为期两年的试点项目,该项目要求注册人提供一个以上与基于用途的商标申请、使用指控或注册商标修改有关的样本。美国专利商标局将对商标注册进行随机抽查,以确定它们是否实际上满足了注册中规定的使用要求。这一试点旨在确保商标注册能够准确反映注册中确定的商品或服务在美国实际使用的商标,从而减少公众的成本和负担。

在试点项目中,美国专利商标局随机选择了500个商标注册(包括根据《兰哈姆法》第8条和第71条提交的宣誓书)参与试点计划,以确定与注册中确定的商品或服务相关的商标在商业中的实际使用。被选中的商标所有人除了需要提供连同宣誓书一起提交的每个类别各一个样本外,还必须提交在每个类别的其他商品或服务上使用其商标的证明,并在法定申请期内核实这些商品服务的使用情况。最终,美国专利商标局公布了一份名为《注册后使用证明试点状态报告(Post Registration Proof of Use Pilot Status Report)》的文件:在上述500件注册中,51%的商标所有者未能提供最初声称用于商业用途的特定商品或服务的额外验证证明,其中35%的商标所有人被要求删除一些最初宣誓用于商业的商品或服务,剩余16%的注册被取消,因为商标所有人未能完成提供额外证明的要求 [11] 。试点计划的结果引发了美国商标实务界人士对于美国联邦商标注册的质疑,即就数据来看,联邦注册商标近一半是由枯木商标组成的 [12] 。但是,试点结果又证明了随机抽查制度在提高美国商标注册的准确性、清理“枯木商标”这一层面上取得了良好的效果,在试点项目结束后,美国专利商标局举行了圆桌会议,邀请各利益相关方提出书面意见,进一步以增强商标注册的准确性为主题进行探讨。

经过圆桌讨论和公众意见征集,允许永久性随机抽查的新规则于2017年1月19日发布,该规定修改了《美国联邦法规汇编》第37卷第2.161节和第7.37节的规定,规定美国专利商标局可以“要求(商标权利)所有人提供合理必要的信息、证物、宣誓书或声明,以及根据《美国专利法》第8节对宣誓书或宣言进行适当审查所需的额外材料,或要求专利局评估和提高登记册的准确性和完整性” [11] 。具体的随机抽查规则仅适用于根据《兰哈姆法》第8条和第71条提交了使用声明的商标,且商标注册需达到一定的规模,即:注册至少包含一个类别、四种及以上的商品,或至少注册两个以上类别,每个类别包含两个以上商品。若权利人未能通过核查或未在规定时间内提交使用证据,该商标在某一类或全类别上的注册将会被取消 [11] 。

2.2. 美国制度运行过程中出现的问题及其对我国的启示

如前所述,美国商标使用说明制度由“权利人提交实际使用声明及样本”和“专利商标局随机抽查”组成。然而,这套看上去浑然天成的组合拳是美国专利商标局在不断的实践中发展起来的精密制度。在试点计划结束后,将该随机抽查计划永久化并非唯一的选择。学界提出了四种不同的策略以减轻美国联邦注册商标枯木化的现象,但最终选择了将随机抽查计划作为商标实际使用声明证据提供规则的完善。

第一种策略为建立一个类似于加拿大商标法上的删除程序,通过该程序,商标申请人可以试图从注册处“删除”他认为目前未在商业中使用的商标。这一解决方案将使公众,特别是潜在的商标申请人,负责监督和标记未使用的商标。这项建议在当时并未被直接采纳,因为加拿大的删除程序只限于商标未使用或放弃商标的情况;而在美国,要求取消商标还可以基于商标淡化等其他理由。同时,删除程序并没有从一开始就解决枯木商标进入联邦登记处的问题 [13] 。值得一提的是,美国在实践中不断完善清理闲置商标的制度体系,在2020年商标现代化法案中又新增了单方撤销制度(expungement)和重新审查制度(re-examination),与商标实际使用声明和抽查制度相辅相成,共同助力清理联邦注册中的枯木商标 [14] 。

第二种策略为强化《兰哈姆法》第8条中宣誓的义务,该策略又包含两个方案:方案一要求商标所有人提交商标所有人注册中列出的所有商品或服务的样本。方案二则将提交样本的要求降低为提供“规定样品必须是一张显示商标与索赔商品和/或服务广告一起使用的照片”。实务界认为这一方案可能会给注册人带来更大的负担,但会更好地显示商标的商业用途。

第三种策略则建议商标所有人在提交第8条宣誓书时签署“增加声明严肃性”的文件。比如,美国专利商标局可以“要求商标所有者勾选一个方框,表明他理解宣誓的严重性”。这一方案因过于形式化:“增加庄严宣誓既是多余的,也增加了本已令人厌烦的申请的篇幅。额外的负担可能会导致一些申请人完全无视警告” [13] 。同时,增加庄严宣誓也因无法真正清理枯木商标、增强联邦商标注册的准确性而被否决。

在综合评价之下,基于先前试点取得较好的效果这一事实,美国决定将该试点永久化。当然,随机抽查制度也并非没有缺点,美国实务界在该制度建立之前就提出了多种观点,其中也不乏质疑的声音。与我国目前学者对于商标使用情况报告制度的反对态度类似,美国实务界也对制度的成本问题提出了质疑。但是美国专利商标局则从两个角度进行了解释:其一,通过网上商标系统提供证据(无论是自己提交还是委托律师),可能都不会超过一个小时。其二,美国专利商标局指出,任何解决方案都会具有一定的制度成本,“但与更准确的注册相比,这些成本微不足道”。对此也有许多评论者表示赞同,认为强加给商标所有人的成本可能是最低的,因为所有权利人都是随机被选择的,不会经常或反复接受抽查。还有观点认为,需要提交的证据中所包含的信息是在商标所有人的知识范围内的,如果商标所有人确实使用了商标,证据应该很容易收集;还有评论认为程序将增加时间和法律费用方面的额外费用,但这种费用通常会被公共政策利益所抵消。

除了成本问题,美国实务界还在其他方面提出了质疑和建议。一位评论者要求美国专利商标局考虑对经过审计并成功遵守审计要求的注册人给予某种形式的让步,例如一定的费用减免或未来续展费用抵消等等。还有评论者建议美国专利商标局为注册人提供选择,自愿提供一个类别中每个商品或服务的使用证据,来选择不接受随机审计等等。通过梳理美国在制度建立过程中出现的利益相关者的意见和建议,我们也能够预知制度在我国构建中可能出现的问题。

就目前美国在该制度中的实践来看,出现频率最高的问题是欺骗性证据(Fraudulent specimens) [15] 。近年来,随着数字技术发展日趋成熟,美国专利商标局发现,由数字创建、数字修改或以其他方式模拟而产生的样本不断增加,越来越难以区分真伪。为此,美国《商标审查程序手册》不完全列举了“欺骗性证据”的可能考量因素,如“产品、标签或包装不包括通常会包含在该材料上的信息,如重量或成分”、“物品的物理特征在标记附近或周围消失”等,5通过列举的方式帮助审查员对证据的真实与否作出判断。除了证据本身的真伪的判断问题外,虚假证据提交人的责任承担也是一个重要问题。如果证据提交人就是商标权利人,则该商标将会被取消。但是,权利人委托商标代理机构提交虚假的样品,商标代理机构又需要尽到何种注意义务?美国法上的观点认为申请人的律师有义务采取合理措施确保客户提交的内容准确无误。如果代理人有合理理由怀疑该样本是伪造的,则应拒绝代理 [15] [16] 。

美国实践中实务界对该制度发表的评论以及制度运行中产生的问题,对我国商标使用情况说明制度内容的具体构建具有一定启示,比如在提供商标使用说明提交阶段,不仅需要提供说明,还需要提交相关样本,作为后续抽查的材料;在随机抽查阶段可能出现伪造证据的问题,因此如何判断证据真伪以及证据提交者的责任认定均需在制度设计中加以考虑。同时,虽然美国制度在其本国的实践中取得了较为理想的效果,但该制度并非唯一用于清理闲置商标的工具,而需要与其他制度相协调。我国在学习美国有益经验的同时,也不能照搬照抄,需要在我国《商标法》体系内作适合我国商标法体系的本土化改造。

3. 我国商标使用情况说明制度的体系化构建

3.1. 商标使用情况说明制度之初步框架构建

目前许多学者对商标使用情况说明制度持否定态度,很大一部分原因在于《征求意见稿》第61条的规范设计整体来看还是略显粗糙,对于社会关切的商标权人负担问题未能回应,也缺乏具体运作方案。鉴于该制度的主要目的在于清理闲置商标,制度争议焦点则在于可能导致国知局和商标权人的负担过重,在制度设计时应将这两大问题的回应和解决作为贯穿制度设计的主线。

美国的实践为我国在商标使用情况说明制度的框架搭建上提供了有益的经验。整体框架上,商标使用情况说明制度应包含以下几个主要部分:提交商标使用情况说明的前提、商标权利人需要履行的证据提交义务、违反义务的结果和程序性救济。违反义务的结果层面当前《征求意见稿》已有规定,笔者不再赘述。

首先,在制度的适用前提维度上,需要考虑适用的主体。从《征求意见稿》第61条的表述来看,该制度应当是面对所有商标权人的。美国在适用前提上强调注册规模,不是所有商标注册人都要提交使用证据。提交使用证据的主体需同时满足两个条件,一是做出过商标使用声明,二是注册商标在量上达到一定规模。对抽查主体的限缩是符合制度目的的:大规模、批量注册的商标被闲置的可能性更大,若能从中清理出不使用的部分,能够释放的商标资源则更为可观。其次,商标使用情况说明的要求本质上是针对不诚实使用商标的权利人做出的,却以一种将负担施加在所有权利人身上的姿态出现,因此,对制度的适用前提做出一些注册规模上的限制是必须的。值得注意的是,部分外国学者对商标注册类别的重灾区做过研究,研究显示部分商标类别“拥挤”、“穷竭”的情况相比于其他类别更为严重 [17] ,同时,也有部分“无意义商标”(Nonsense marks)被闲置的概率极高,在制度适用时需重点关注 [18] 。这些研究可以纳入我国商标使用情况说明制度适用前提的考虑范围,作为具体制度设计的考量因素。

其次,在商标权利人需要履行的证据提交义务层面,美国的做法为我们提供了形式上的参考:美国联邦注册对于证据提交的要求通常为一类一件,每类仅一个样本的低证据负担增加了商标所有者谎报其商标商业用途的可能性,因此,在权利人面对商标使用情况说明时,这一要求被提高到了每类至少额外提交两个样本。抽查的比例则被定为10% [11] 。

最后,在该制度设计过程中加入程序性救济则是为了保持和商标法中注册程序、撤三程序、无效程序在逻辑上的一致性。目前的审查中,对涉嫌违反《商标法》第四条的商标申请,不会直接驳回,而是先发出《审查意见书》请申请人说明情况,这也在很大程度上避免“冤杀” [19] 。商标驳回复审、撤三复审、无效复审程序也均旨在给于商标申请人(或权利人)一定的程序救济。商标使用情况说明制度作为新产生的制度,在商标权人还不知道如何运作的情况下,更应当给予相应的程序性救济,如允许权利人在一定期限内提起复审请求、阐述提交不使用商标的合理理由等。

尽管制度框架性设计可以借鉴美国的经验,但在使用证据的认定、合理不使用理由的认定等实质问题上还是应该尽量贴合我国既有的撤三制度,这样才能保证商标维持阶段商标使用在逻辑上的一致性、保证制度在商标法体系内的一致性;同时也使得商标注册人更易接受和履行、以及实现制度衔接。

3.2. 商标使用情况说明制度与其他制度的体系化衔接

如前所述,商标使用情况说明制度衔接层面需要兼顾清理闲置商标的目标,也需避免权利人和商标行政机关负担过重,因此,制度在建构过程中也必须要和现有其他制度相衔接。如果将商标的使用分为商标授权阶段的使用和商标权利维持阶段的使用,在整个商标注册的体系内,现行《商标法》第四条对商标权利人施加了使用义务,连同《征求意见稿》中试图新增的意图使用制度均属于商标授权阶段的商标使用要求,其特点在于起到了基石性的宣誓作用。商标使用情况说明所处的位置与三年不使用撤销相似,均属于商标维持阶段的使用,此阶段的使用与否直接影响商标的效力问题。因此,仅就制度功能同质性的角度而言,我们需首先考虑该制度和撤三的衔接问题。

3.2.1. 商标使用情况说明制度与撤三的衔接

从制度目标来看,商标使用情况说明制度和撤三制度具有相同的目标;从制度的实质内容来看,两种制度均需要权利人提供商标使用证据;从违反该制度设定的提交使用证据的后果来看,前者将面临商标被注销的风险,后者则是被撤销,商标权均归于消灭。二者的主要差别在于启动的主体不同。撤三程序依申请启动,商标使用情况说明制度依职权启动。基于此,同一商标权人可能在一定期限内既面临撤三审查,又需要应对使用情况说明的证据提交,重复提交显然是低效且为权利人徒增成本的做法。

因此,在进行制度设计时,有学者主张“在依申请撤三答辩材料提交前,当事人已经通过了商标使用情况说明真实性随机抽查的,可以向国务院知识产权行政部门申请沿用其已经提交的使用证据,无需重复提交和认定,只要该使用证据可证明的使用时间、使用的商品或服务、使用的商标标识符合本次依申请撤三案件的要求。在说明商标使用情况制度抽查对象的选择上,可以直接绕过正在依申请撤三程序中的商标,把该商标效力的判断交由依申请撤三程序负责,避免制度重叠” [20] 。同时,笔者认为,若是商标在撤三程序中被维持,同一商标在面临说明商标使用情况证据提交时,也可以做出对商标权人有利的推定,避免商标权人重复提交证据,造成不必要的负担。

3.2.2. 商标使用情况说明制度与《商标法》第五十条的衔接

现行《商标法》第五十条规定:“注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的,自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内,商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请,不予核准。”《征求意见稿》延续了这一逻辑,将“因违反本法第六十一条被撤销或者注销”的情形纳入了商标注册隔离期的规制范围。注册商标在丧失商标权后,此前仍处于流通环节且印有商标的商品仍会发挥识别功能。该条文的意义在于避免市场上同时存在不同主体提供使用相同或者近似商标的商品或者服务,使消费者对商品或服务的来源产生混淆。

不管是因三年不使用被撤销的商标还是因无法履行商标使用情况说明义务而被撤销的商标,均存在三年以上、甚至是自注册以来从未使用的情况。有学者认为,对于连续三年停止使用的商标而言,其早已丧失了市场影响力,没有再限制注册期限的必要 [21] 。对于因无法提交使用情况说明的商标同理,商标的混淆直接与商标使用挂钩,无使用则无混淆,无需将这类商标纳入隔离期的规制范围。再者,商标使用情况说明制度的目标在于通过清理闲置商标释放商标资源,这意味着商标能更快地进入公共领域,供新的市场进入者选择,若再对此施加一年隔离期的闲置,会产生制度目标上的冲突。

3.2.3. 商标使用情况说明制度还需其他制度配合

商标使用情况说明和随机抽查制度在美国的实践取得了良好的清理闲置商标的效果,但从美国近年来《现代化法案》的颁布、依申请撤销制度的出现来看,该制度难以独当一面地起到清理闲置商标的作用。我国作为典型的商标注册取得国家,尽管不断强化使用义务,对不使用商标的规制还是呈现出一定的滞后性。

闲置商标的产生有两大根源,一是商标注册主体消灭、商业计划改变导致商标沦为闲置商标,二是商标囤积、恶意注册导致的商标闲置 [22] 。基于商标注册主体消灭的情况,有观点提出应当公示无主商标信息,对公示满一年的无主商标排他权增加限制性规定,令该类商标不能成为第三人商标注册的障碍 [23] 。对于后者,已注册但未使用商标的可自由交易是商标“囤积”、乃至“闲置”现象得以存在的制度空间,应坚持拟制权利不可转让原则,使已经注册而未使用即未转化为现实权利的商标禁止转让 [6] 。

4. 结语

商标使用情况说明制度的骤然提出在我国学界和实务界引发了不小的争议。就清理闲置商标、释放商标资源的角度而言,美国的相关实践证明了该制度存在的必要性和可行性。十全十美的制度是不存在的,若我国拟将该制度写入商标法,则需要更为精细的制度构建,注重该制度与现有制度的衔接,避免对商标权人造成过度的负担。

NOTES

国务院知识产权行政部门应当对说明的真实性进行随机抽查,必要时可以要求商标注册人补充相关证据或者委托地方知识产权管理部门进行核查。经抽查说明不真实的,由国务院知识产权行政部门撤销该注册商标。”

2参见北京知识产权法院(2014)京知行初字第111号行政判决书。

3See the Lanham Act, 15 U.S.C. §1058(a), §1058(b).

437 C.F. R§2.34(a)(1)(iv) “One specimen showing how the applicant uses the mark in commerce.”

5see Trademark Manual of Examining Procedure (TMEP) §904.04(a)(ii) Identifying Digitally Created/Altered or Mockup Specimens.

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